コラム
第35回 知財管理のポテンヒット
～特許の相続が関係した手続期間徒過の事例～
特許など知的財産権は「財産権」であるため相続の対象である。特許権者が個人（法人ではない自然人）の場合、死亡すると相続人が権利を承継することができる。
特許権者適格は法人にも自然人にもあるが、企業が保有する特許等は、法人名義である。したがって、企業活動で知財の相続を意識することはほとんどない。企業が保有する特許が個人と共有の場合であっても会社が当事者であり、知財管理の対象になるため特許料納付などの手続期間を徒過することはまずない。
ところが、自社の特許管理や競合他社の特許監視はしていても、意外と管理・監視の対象から外されているのがライセンサー（実施を許諾する特許権者）の特許（以下「ライセンス特許」という）である。
ライセンス特許について、ライセンシー（許諾を受けた実施権者）である企業が自社特許と同様に知財管理をせず、単に契約管理として契約期間のみを確認していると、思わぬ事態に遭遇することがある。今回のコラムでは、相続が関係した事例を紹介しつつ、ライセンス特許に関する留意点をまとめた。
中小企業や大学が関係するライセンス特許の留意点
事業を優位に展開する上で、外部のライセンス特許の専用実施権や独占的通常実施権を使って参入障壁を高めることがある。外部には大企業のみならず中小企業や大学が含まれる。そして、その特許権者が個人名義である中小企業の社長や大学教授の場合がある。
一般的に、中小企業や大学の特許については、出願手続を行った特許事務所が、その後の年金管理（特許料の納付期限確認や納付代行）をしてくれる。しかし、稀に代理人によらず直接特許出願をするケースや、代理人を通じて特許出願しても費用が別途かかる年金管理を依頼しないケースがある。
このようなケースでは、特許料納付が忘れられ権利が意図せず消滅する場合がある。そうなるとライセンシーである企業にも影響がでる。特に、独占的なライセンス契約をしている場合には事業への参入障壁が崩れることになる。
ここで、留意したいのは、出願当初は中小企業名義や大学法人名義であっても、特許成立後に個人名義に変更される場合があることだ。典型的な例が、中小企業の廃業などに際して権利を社長個人に譲渡するケースである。
特許の相続が関係した手続期間徒過の事例
Ａ社は、ある技術に関して、特許出願を行っていたＢ社にコンサルを依頼した。Ａ社は、Ｂ社のコンサルの甲斐あって、その技術を実装した事業を先行して展開することができた。Ａ社の競合他社は、Ｂ社の出願の存在を知っていて、同様の事業を行うことを控えていた。
Ａ社は、Ｂ社とのコンサル契約の対価に、Ｂ社の出願が特許になった際のライセンス料も含めていた。しばらくしてＢ社の特許が成立した。その後、特許権者をＢ社名義から社長であるＣ氏個人名義にして、会社をたたんだため、Ａ社にとっては特許の通常実施権であったライセンスが、事実上の独占排他権になった。
特許を個人で保有することになったＣ氏にとって特許料が大きな負担となっていった。Ｃ氏は、Ａ社に登録料支援を相談し、Ａ社は共同特許にしてＡ社が特許料を負担する提案を行った。交渉中に特許料の納付期限が迫っていたためＡ社が立て替えた。
Ｃ氏からの連絡の間隔が空くようになり次第に途絶えていく。Ａ社は、次の特許料が未納のままであったたため、引き続きＣ氏にメールや電話で連絡を試みた。知人を通じてＣ氏が大病を患い引っ越したことを知り、引越先に連絡してみるとＣ氏は亡くなっていた。Ｃ氏の遺族の方と連絡がとれたときには、すでに特許料の納付期間を途過していた。
他者特許の特許料は納付できるが追納はできない
Ａ社は、生前Ｃ氏から相談を受けたときに特許料を特許法第１１０条に基づき立て替えて納付した。特許料は、ライセンスを受けている者など利害関係者による納付が可能である。
特許料の納付期間を徒過した場合の救済措置として特許法第１１２条があり、特許料と同額の割増特許料、つまり倍額の追納によって権利復活を認めている。ただし、６か月以内の手続きが条件だ。
しかし、この追納は、特許権者のみが手続可能である点が通常の特許料納付とは異なる。上記の事例では、Ａ社がＣ氏の死亡を知った時、すでに納付期限から数か月が過ぎていた。残された権利復活の方法としては、Ｃ氏名義の特許を遺族が相続し、それをＡ社が譲り受け、Ａ社自身が特許権者になって倍額の追納をするしかない。
遺族の理解と特許庁の親切運動に救われる
遺族は故人が特許を保有していたことを知らなかった。Ａ社は、遺族全員へ丁寧な説明を行い、特許譲渡に関する理解を得たが、相続のための書類の準備に時間がかかるため、追納期間に手続きが間に合いそうになかった。
「親切運動」を推進していた特許庁に、ありのままを相談したところ、「手続きに不備がある場合は、受付日付を確保した上で補充命令を出すことがある。」とする助け舟を出してもらった。
不備のある状態ではあったが、追納期間内に特許の譲渡手続と追納手続に関する書類を提出することができた。その後、補充命令を受け、必要書類を補充して、最終的には全ての手続きが特許庁に受理された。
ライセンス特許に関するチェックリスト（商標も同様）
☐ 各種期限管理をしているか。
☐ 特許権者の名義や属性（特に個人、中小企業、大学関係）を認識しているか。
☐ 事業部や法務部にライセンス契約や管理を任せっきりにしていないか。
☐ ライセンサーと定期的に連絡をとっているか。
☐ 出願中の場合、審査状況を定期的に確認しているか。
ライセンサーとのコミュニケーションが重要
事業部が外部と交渉して契約したライセンスは、知財部を経由せず法務部で管理される場合があり、特許庁の手続期限の観点が抜ける可能性がある。ライセンス期間と特許の権利期間が一致するとは限らない。また、出願中の案件の場合は審査状況に注意が行き届かないこともある。
ポテンヒットを防ぐため、特許庁管轄の特許や商標等に関するライセンス契約は、知財部が直接関与すべきである。ちなみに、「ポテンヒット」とは、野球で打球がふらっと上がり、内野と外野の間など守備陣の思わぬところにぽとんと落ちてヒットになることで、業務を誰がやるのか曖昧なまま放置されることの例えである。
ライセンサーが個人の場合はもちろん、後に個人になり得る場合は、相続が発生することも念頭に置く必要がある。ライセンス特許は、他者特許と同じタイミグではなく、自社特許と同じ様に管理することが肝要である。
そして、ライセンシーは、ライセンサーとの密なコミュニケーションを心がけてほしい。知財部が直接するのが理想ではあるが、事業部に任せる場合であっても、連絡状況を共有し重要な手続期間を徒過しないよう留意されたい。